Ius mentis Homepage | Categorieën | Lijst A-Z | Willekeurig artikel | Herpubliceren? | Over deze site | Blog | Contact
 

Spoedcursus octrooien: De procedure om octrooi te krijgen

Octrooien worden verleend door nationale Octrooiraden. Dit betekent dat men in elk land afzonderlijk octrooi moet aanvragen, alhoewel er diverse verdragen zijn die dit een zekere mate versimpelen. De procedure om octrooi te krijgen omvat drie belangrijke stappen. Allereerst moet de persoon (of het bedrijf) een octrooiaanvraag indienen bij de Octrooiraad van het land waar hij octrooibescherming wil.

Vervolgens voert deze Octrooiraad een nieuwheidsonderzoek uit. Hierbij wordt de beschikbare literatuur doorzocht op documenten waarin de uitvinding geheel of gedeeltelijk beschreven staat. Alleen publicaties van voor de indieningsdatum van de aanvraag (de stand ter techniek of "prior art") worden hierbij in aanmerking genomen.

Als laatste stap beoordeelt een Examiner de octrooieerbaarheid van de uitvinding op basis van de resultaten van het nieuwheidsonderzoek. De aanvrager heeft het recht om met de Examiner te discussi�ren over diens bevindingen. Hij kan bijvoorbeeld argumenteren waarom een gevonden document feitelijk toch een andere uitvinding beschrijft. Ook kan hij de scope van zijn uitvinding beperken om een bezwaar van de Examiner op te heffen. Als uiteindelijk de uitvinding dan octrooieerbaar wordt geacht, dan wordt aan de aanvrager een octrooi verleend.

Inhoudsopgave

De octrooiaanvraag

De eerste stap om octrooi te krijgen voor een uitvinding is het schrijven van een octrooiaanvraag. In deze aanvraag moet de uitvinder de uitvinding beschrijven in voldoende detail om een gemiddelde vakman in staat te stellen de uitvinding na te bouwen en toe te passen. Hierdoor kan de hele wereld kennisnemen van de uitvinding, hem bestuderen en verbeteringen verzinnen, en hem commercieel toepassen nadat het octrooi verlopen is.

Een octrooiaanvraag bestaat grofweg uit zes delen:

  1. Een aanduiding van het vakgebied, alsmede het soort apparaat, werkwijze of ander object waar de uitvinding op betrekking heeft.
  2. Een introductie waarin de achtergrond van de uitvinding wordt beschreven er waarin vaak wordt aangegeven welke problemen er kleven aan deze bekende werkwijzen of systemen.
  3. Een korte beschrijving van de uitvinding, waarin de essenti�le maatregelen volgens de uitvinding worden opgenoemd en het behaalde voordeel of de hierbij bereikte oplossing uiteen wordt gezet.
  4. Een gedetailleerde en volledige beschrijving van de uitvinding en hoe hij moet worden geconstrueerd. Zoals hierboven al is gezegd, moet deze beschrijving een vakman in staat stellen de uitvinding toe te passen. In sommige landen is het zelfs verplicht om de beste manier om de uitvinding toe te passen te beschrijven. De beschrijving moet in ieder geval alle aspecten van de uitvinding bespreken. Meestal wordt de uitvinding beschreven aan de hand van een aantal tekeningen. Deze staan meestal aan het einde van de aanvraag, behalve in de Verenigde Staten, waar ze juist aan het begin staan.
  5. Een aantal conclusies, ook wel claims geheten. Een claim is een definitie van wat de uitvinder als "zijn" uitvinding beschouwt. Er zijn twee soorten claims. Onafhankelijke claims geven een volledige definitie waaraan iets moet voldoen om inbreuk te maken op het octrooi. Afhankelijke claims bouwen voort op de definitie van een onafhankelijke claim, en vermelden optionele extra maatregelen. Als een onafhankelijke claim ongeldig verklaard wordt, dan kan de afhankelijke claim worden gebruikt als terugvalpositie. Met andere woorden, als iets dan voldoet aan de definitie van de combinatie van onafhankelijke en afhankelijke claim, dan maakt het inbreuk op het octrooi. Vaak bevat een octrooi claims in diverse categorie�n, zoals apparaten, inrichtingen, systemen, werkwijzen, computerprogramma's, medicijnen enzovoorts.
  6. Een abstract of uittreksel. Hierin wordt kort uiteengezet waar de uitvinding op betrekking heeft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, en het zegt niets over de beschermingsomvang van het octrooi - daar zijn de claims immers voor. Het enige doel van het abstract is om snel vast te kunnen stellen waar de uitvinding over gaat.

Het schrijven van een octrooiaanvraag is bijzonder lastig, in het bijzonder waar het de claims betreft. Het is niet ongebruikelijk dat een uitvinder de gedetailleerde beschrijving en figuren opstelt, en een octrooigemachtigde op basis van deze beschrijving een volledige aanvraag opstelt.

Alhoewel de claims de uitvinding defini�ren, moeten zij worden ge�nterpreteerd in het licht van de beschrijving. Als een claim bijvoorbeeld het woord "rond" vermeldt, dan betekent dat gewoonlijk uitsluitend exact rond. De beschrijving kan echter een zin bevatten als "Kleine afwijkingen ten opzichte van een perfect ronde vorm doen niet terzake" of "Het woord 'rond' zoals hier gebruikt moet worden gelezen als elke geometrische vorm, zoals vierkant, rechthoekig, elliptisch of elke andere vorm.". Deze definitie gaat dan voor de definitie uit het woordenboek. Voor meer informatie over de scope en het interpreteren van claims, zie Determining the scope of a patent (Engelstalig).

De publicatie

Een octrooiaanvraag wordt achttien maanden na indiening (of achttien maanden na indiening van de prioriteitsaanvraag, als die er is) gepubliceerd. Hiermee wordt wereldkundig gemaakt dat de aanvrager weleens octrooi zou kunnen krijgen op de hierin beschreven uitvinding. Iemand die op dat moment de uitvinding toepast, zou dan kunnen overstappen op een andere technologie, of een reservering kunnen maken voor het nemen van een licentie. Ook zou hij op zoek kunnen gaan naar relevante prior art, om na eventuele verlening het octrooi bij de rechter te laten vernietigen.

Tot november 2000 werden Amerikaanse octrooiaanvragen nooit gepubliceerd, maar alleen verleende octrooien. Dit betekende dat iemand die de uitvinding toepaste, geen tijd had om eventueel te switchen naar een andere technologie. De reden hiervoor was dat de uitvinder door publicatie de controle verliest over de uitvinding. Als de aanvraag vervolgens geweigerd wordt, dan kan de uitvinder deze niet meer bijvoorbeeld als bedrijfsgeheim (trade secret) toepassen. De hele wereld is dan vrij om op basis van de gepubliceerde aanvraag de uitvinding toe te passen.

Tijdens de beoordelingsprocedure heeft de aanvrager de gelegenheid om de claims, en in sommige gevallen de beschrijving aan te passen. Dit betekent dat het octrooi zoals verleend substantieel kan afwijken van de aanvraag zoals gepubliceerd. Het verleende octrooi worden ook gepubliceerd, en het octrooirecht wordt van kracht vanaf de dag van publicatie.

Het nieuwheidsonderzoek

Om te kunnen bepalen of een uitvinding octrooieerbaar is, moet deze worden vergeleken met hetgeen bekend was voor de dag van indiening van de aanvraag. Dit wordt aangeduid als de "stand der techniek" of ook wel als "de prior art". Documenten die pas later gepubliceerd waren, worden genegeerd bij de beoordeling van de uitvinding (zie When is something prior art against a patent? (Engelstalig)).

Een aantal landen, met name de Verenigde Staten, heeft een zogeheten gratie-periode ("grace period"). Publicaties gedaan door de uitvinder gedurende deze periode (meestal tot uiterlijk een jaar voor de indieningsdatum van de aanvraag) tellen niet mee bij de beoordeling van de nieuwheid van de uitvinding. Dit geldt dan uiteraard alleen voor de landen waarin deze uitzondering geldt; de publicatie is een andere landen gewoon stand der techniek.

Alhoewel men meestal spreekt over "documenten", geldt in het algemeen elke bekendmaking voor de dag van indiening als stand der techniek. Als de uitvinding getoond was op een tentoonstelling, of wanneer de uitvinder iemand mondeling mededelingen deed over de uitvinding, dan telt dat als stand der techniek. Blijkt nu dat alle features van de uitvinding, zoals beschreven in de claims, getoond werden op de tentoonstelling, of mondeling waren onthuld door de uitvinder, dan is de uitvinding niet nieuw. In de praktijk zal het vaak moeilijk zijn om te bewijzen wat nu precies was tentoongesteld of meegedeeld.

In de meeste gevallen richt het nieuwheidsonderzoek zich alleen op databanken met gedrukte publicaties, omdat deze het eenvoudigst te doorzoeken zijn. De resultaten van het nieuwheidsonderzoek worden samen met de octrooiaanvraag gepubliceerd. De aanvrager kan dan zelf de resultaten beoordelen en beslissen of er nog iets octrooieerbaars overgebleven is. Zo ja, dan gaat de aanvraag de volgende fase in: de beoordeling van de octrooieerbaarheid.

Beoordeling van de octrooieerbaarheid

In deze fase vergelijkt een Examiner (een medewerker van de Octrooiraad) de resultaten van het nieuwheidsonderzoek met de aanvraag. Om nu een zo eerlijk mogelijke beoordeling te kunnen doen, bevat elke octrooiaanvraag een aantal claims. Deze vormen een definitie van wat de uitvinder als "zijn" uitvinding beschouwt. Dus als de beschrijving in zeer brede bewoordingen aangeeft wat de uitvinding allemaal omvat, maar de claims slechts een zeer beperkte definitie geven, dan geldt de beperkte definitie uit de claims.

Om te bepalen of de uitvinding nieuw en inventief is, vergelijkt de Examiner nu de claims met de resultaten van het nieuwheidsonderzoek. Als alle elementen uit de claims in een enkel document te vinden zijn, dan is de uitvinding niet nieuw. Als de uitvinding wel nieuw is, maar de nieuwe features voor de hand liggend geacht worden te zijn, dan is de uitvinding niet inventief. Hoe dit in de praktijk werkt, is uitgebreider beschreven in Wanneer ligt een uitvinding voor de hand?. De Examiner deelt zijn bevindingen mee aan de aanvrager in een zogeheten Office Action of een Communication.

Meestal zal de aanvrager het niet eens zijn met de bevindingen van de Examiner. Hij kan dan reageren op de Office Action en uitleggen welke elementen van de claims allemaal ontbreken in de gevonden documenten, of betogen dat de combinatie van documenten die de Examiner aanvoert niet geoorloofd is. De aanvrager mag ook nieuwe claims opsturen met daarin extra features, om zo tot een nieuwe en inventieve uitvinding te komen.

Vaak wordt een claim gevolgd door ��n of meer zogeheten afhankelijke claims, waarin extra, optionele features vermeld staan. De nieuwe claims worden dan vaak gemaakt door een combinatie van de oorspronkelijke claim met een van de afhankelijke claims. Stel bijvoorbeeld dat de eerste claim een werkwijze bevat voor het comprimeren van een plaatje waarbij run-length encoding wordt toegepast op continue gebieden van het plaatje. Een tweede, afhankelijke claim vermeldt de optionele feature dat eerst het aantal kleuren in het kleurenpalet verkleind wordt. Als run-length encoding van continue gebieden nu bekend blijkt zijn uit een eerdere publicatie, dan wordt de eerste claim geweigerd omdat deze niet nieuw is. De aanvrager kan dan bijvoorbeeld de eerste twee claims combineren en beargumenteren dat dit niet voor de hand lag gezien die eerdere publicatie.

Vervolgens moet de Examiner beoordelen of een werkwijze voor het comprimeren van een plaatje waarbij zowel run-length encoding als het reduceren van het kleurenpalet wordt toegepast bekend is of voor de hand liggend is uit de stand techniek. Dit kan hij bijvoorbeeld doen door een ander document te nemen waar in het reduceren van het kleurenpalet wordt beschreven, en te beargumenteren dat de vakman de technieken uit beide documenten zou willen combineren. De uitvinding ligt dan voor de hand. De aanvrager moet dan weer een nieuwe feature zoeken om aan de claim toe te voegen, of de aanvraag intrekken. Als de Examiner nergens een dergelijk document kan vinden, of geen reden kan bedenken waarom de vakman beide documenten zou willen combineren, dan lag de uitvinding kennelijk niet voor de hand. De aanvraag wordt dan verleend.

Een verleend octrooi is niet immuun voor vernietiging. Het is mogelijk om op elk moment het octrooi te laten vernietigen op grond van het feit dat het niet nieuw is of voor de vakman voor de hand lag. Vereist is wel dat hiervoor overtuigend bewijs wordt aangedragen.

Alle delen van deze spoedcursus

Gerelateerde artikelen

Gespecialiseerd advies nodig?

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen, of zit u met een juridisch probleem waar u advies over wilt? Neem dan contact op met ICT-jurist Arnoud Engelfriet, auteur van dit artikel.

© Arnoud Engelfriet. Dit werk mag vrij worden verspreid en gepubliceerd zoals bepaald in de licentievoorwaarden.

Laatste wijziging:
16 december 2016